Principales Cambios en la Ley de la Propiedad Intelectual Mexicana en materia de marcas (Mayo de 2018)

Principales Cambios en la Ley de la Propiedad Intelectual Mexicana en materia de marcas (Mayo de 2018)

En nuestro boletín anterior, les informamos sobre los cambios más recientes a la Ley de la Propiedad Industrial en México, principalmente relacionados con la incorporación de Indicaciones Geográficas, así como las modificaciones a las disposiciones de Diseños Industriales, mediante las cuales el período de validez para tales derechos es de cinco años renovables hasta cinco veces, lo que hace una protección total por 25 años. Además, anticipamos que el Congreso de la Unión había estado estudiando otra iniciativa de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial con respecto a los derechos de marca.


Las nuevas enmiendas pretenden hacer a México más competitivo en el mercado internacional, con la modificación del concepto de "marca registrada", el cual paso de entenderse solo como un signo visual, para convertirse en un signo sensorial, esto es, un visual, olfativo, auditivo o signo sensorial (experiencias). Los hologramas están incluidos en el nuevo concepto de "Marca registrada".


En otras palabras, los hologramas, signos visuales, olores, sonidos, imagen comercial y combinaciones de los mismos ahora serán elegibles para registrarse como marcas comerciales. El único requisito mencionado en el modificado artículo 88 es que la marca debe ser "susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección”.


Después de discutir estos posibles cambios con algunos funcionarios del Departamento de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se nos informó que la implementación de estas disposiciones podría implicar la  presentación de solicitudes de marcas que incluyan solo una "descripción" de las marcas que consisten en olores, y tal vez el envío de muestras que contienen las marcas solicitadas. Sin embargo, los criterios finales se establecerán e informarán cuando las referidas reformas entren en vigor.


Las prohibiciones para el registro de marcas también se modificaron en consecuencia, y las secciones del artículo 90 se han adaptado para permitir el registro de hologramas y marcas no tradicionales.


MARCAS DE CERTIFICACIÓN


La reforma define a las Marcas de “Certificación como un "signo que distingue productos o servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como… los componentes de los productos, las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestado… la calidad u otras características de los productos o servicios, y el origen geográfico de los productos”.


PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN


Esta reforma tiene la intención de modificar el procedimiento de oposición implementado recientemente y, en nuestra opinión, dicha pretensión solo significará agregar pasos innecesarios para el enjuiciamiento de una solicitud.


La reforma propone la adición de la presentación de alegatos finales, antes de ingresar al análisis de fondo de la solicitud de registro. Esta propuesta tiene la intención de proporcionar al examinador más elementos para analizar cada asunto debidamente, y está directamente relacionada con otra propuesta que significa proporcionar más certeza a los solicitantes de una marca cuyo trámite tenga un procedimiento de oposición, al negarle a la parte contraria la posibilidad de presentar una acción de nulidad contra tal registro, después de la oposición.


Aunque la última propuesta podría haber ayudado a los propietarios de marcas a ahorrar dinero y tiempo en la defensa de sus registros, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron esta propuesta y solo dejaron la adición de un paso innecesario en este débil procedimiento de oposición


USO DE MARCAS REGISTRADAS


Uno de los cambios más arriesgados que se han propuesto, referentes las disposiciones de marcas, se refiere al uso de una marca registrada.


El artículo 128 de la MIPL actualmente menciona que una marca debe utilizarse de la misma manera en que se registró "o sin modificaciones que afecten su carácter distintivo".


La reforma propone, y el Congreso aceptó, la eliminación de la posibilidad de utilizar la marca con modificaciones no sustanciales, que, en nuestra opinión, es una decisión muy restrictiva.


Asimismo, esta reforma da vida nuevamente a una obligación anteriormente superada a cargo de los titulares de marcas para declarar bajo protesta de decir verdad, en el tercer año posterior al registro, que la marca se está utilizando en México; esto, para evitar la cancelación automática del registro, por falta de uso.


RENOVACIONES Y TRANSMISIONES


De acuerdo con esta reforma, cada registro debe renovarse individualmente y la Autoridad puede considerar que una solicitud pendiente está vinculada a otros registros cuya transmisión se ha solicitado, si las marcas son confusamente similares.


La reforma propone la modificación de esta última disposición, para abrir la posibilidad de solicitar la nulidad del registro de la marca obtenida por cualquier persona relacionada con el legítimo titular, y no sólo si dicha persona era el agente, representante, usuario o distribuidor.


De igual forma, propone la adición de una sexta fracción, que prevé la posibilidad de solicitar la declaración de nulidad, basada en la mala fe del titular, quien obtuvo el registro de marca sin ser el legítimo propietario.


El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial”, establece en su artículo primero transitorio que dicha reforma entrará en vigor a los 60 días hábiles siguientes a su publicación.


Por favor, siéntase libre de contactarnos para cualquier asistencia que pueda necesitar en relación con lo anterior.